제2장 특허명세서

0. 특허명세서란

특허: 발명을 한 자가 발명을 공개하는 대가로 일정기간동안 독점배타권을 부여받는 공적계약

특허 명세서: 내가 한 발명에 기하여 어떤 권리를 얻을껀지 밝힌 문서

명세서중 가장 중요한건 특허청구범위와 발명의 설명임. 

 

1. 발명의 설명

특허법 42조 3항: 발명의 설명은 발명이 속한 기술분야에서 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 

                            명확하게 상세하게 적어야 함. 

 

*** 발명의 설명의 이율배반성 ***

출원인은 발명의 실체가 자세히 개시될수록 경쟁자가 우회, 개량발명을 수행하기 쉬워지므로 달가워하지 않음

하지만 특허는 공개의 대가가 따르므로 산업상 이용가능한 발명을 위해선 최대한 자세하고 친절하게 개시되어야 함.

이러한 이율배반성으로 인해 법이 관여하여 필수적으로 요구되는 발명의 설명의 기준을 제시함. 

 

*** 미완성 발명 ***

종전 판례에선 완성된 발명이란 "그 발명이 속하는 분야에서 통상의 기술자가 반복실시하여

목적하는 효과를 얻을 수 있을때까지 구체적, 객관적으로 구성된 것" 이라 하였다. 

최신 판례에선 완성된 발명이란 "그 발명이 속하는 분야에서 통상의 기술자가 반복실시하여

목적하는 효과의 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성된 것"이라고 하여, 

발명의 완성에 대한 판단기준을 완화하였다. 

미완성발명이라는 이유로 보정의 기회를 박탈당하지 않도록 배려한 점을 엿볼 수 있다.

미완성발명에는 왜 보정의 기회를 주지 않는가? 당연하다. 

발명을 이루지 못한 자가 우선 출원을 하여 유리한 절차상 지위를 선점한 뒤 나중에 발명을 완성하는건

선출원을 잠탈하는 결과를 낳을 수 있기 때문이다.  

 

*** 명세서 기재불비  vs 미완성 발명 ***

기재불비는 발명은 성립하였음을 전제로, 그 발명에 대한 공개가 제대로 이뤄지지 않은 것.

이와 달리 미완성발명은 아예 발명이 성립하지 못한 것임.

미완성발명은 보정기회자체가 없지만 명세서 기재불비는 발명은 ok고, 발명의 설명등만 고치면 되기 때문에

보정을 통해 하자치유가 가능하다. 

이렇게 미완성발명과 기재불비는 적용법리가 다를 뿐더러 보정유무등 확연히 다른면이 많지만 

판례의 태도는 이를 잘 구분하지 않는다.  또한 심사실무상 명백한 미완성발명이 아닌 이상 미완성을 이유로 

거절보다는 기재불비를 거절이유로 삼아 보정의 기회를 적용하는게 대부분이라 한다. 

이렇게 해도 되는 이유는 어차피 보정의 핵심사항은 신규사항추가금지이다. 

미완성발명으로 갈 가능성이 높은 출원은 어차피 보정을 해도 신규사항을 추가하지 못하여 

권리획득이 어렵다. 

 

2. 특허청구범위

특허청구범위에 적힌 구성요소는 그 모두가 유기적 일체로서 발명을 이루는 필수구성요소임(AER)

특허청구범위는 발명을 기초로 어떤 권리를 주장할 것인지 좌우함.

*** 특허청구범위의 이율배반성 ***

청구범위를 넓게 설정하면 권리범위가 넓어져 강력한 특허권을 가지게 됨.

하지만 심사는 물론 등록이후에도 유효성을 도전받기 쉬움 >> 등록거절/무효 가능성 역시 높음

 

 

3. 청구범위 기재요건

특허법 42조 4항은 청구범위 요건에 관한 내용. 42조 4항을 반할 시, 등록 거절/무효사유가 됨.

a) 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 함. (42조 4항 1호)

• 발설에 기재하지 않은 사항을 청구범위에 기재하는건 공개하지 않은 기술을 보호하게 되어 부당
• 발설에 비해 청구항이 지나치게 넓은 경우도 상위개념을 권리로 하게 되어  역시 부당
• 통상 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어야 함!

b) 발명이 명확, 간결하게 기재될 것 

 

 

 

4. 청구범위 제출 유예

특허출원일은 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날임.

명세서엔 청구범위는 적지 아니할 수 있으나 발명의 설명은 적어야 함. (42조의 2 제 1항)

[즉, 일단 발명의 실체가 완성되었다면 청구범위(=권리내용)을 정하지 않아도 출원일 선점 가능]

이 경우 출원일~1년 2개월 전까지 청구범위를 보완하는 보정을 해야 함. 

제 3자에 의한 심사청구를 받게 될 시(이해관계 제3자가 거는 경우가 많음) 통지로부터 3월 내에 보정해야함.

*** 출원유예제도를 두는 이유 ***

a) 청구범위는 특허등록이 이루어진 후, 그 자체로 권리의 외연을 이루므로, 신중하게 기재해야 함.

b) 연구기관의 논문등과 같이 기술실체는 포함하면서 청구범위 기재가 없는 문헌의 경우에도 손쉽게 

    출원의 길을 열어주어 특허출원을 독려하여 기술발전에 이바지